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    《專利審查指南》最新修改內容簡介及評述

    2019.10.10 王朝暉 吳龍瑛 趙昊 王斌 倪芃 冷露芳

    2019年9月24日,國家知識產權局發布了“關于修改《專利審查指南》的決定”(國家知識產權局第328號公告)(以下簡稱“2019修改稿”),決定對《專利審查指南》(以下簡稱《審查指南》)作出修改,自2019年11月1日起施行。


    此次修改響應國家知識產權局提出的專利審查提質增效的要求,對現行《審查指南》中涉及專利申請事項的不清楚、不合理之處進行澄清和改進。本文將介紹對此次修改的以下幾個要點,并對修改可能對實務產生的影響進行簡要分析。


    一、明確了分案申請的遞交條件 


    對基于分案申請再次提出分案申請的情形(以下簡稱“再次分案申請”),現行《審查指南》并未明確規定再次分案申請的提出時機,導致實踐中對此問題產生了不同的理解。為此,2019修改稿明確:再次分案申請的遞交時間應當以存在單一性缺陷的分案申請為基礎審核,否則不得以該分案申請為基礎提交新的分案申請。


    這項修改填補了現行《審查指南》中可能出現的“無限分案”的漏洞,即,只要一個專利申請的任一分案申請(“基礎分案”)收到過指明單一性缺陷的審查意見通知書或者分案通知書(以下簡稱“單一性缺陷通知”),就可能在該基礎分案或其任一子代分案結案前繼續提交分案申請。而在2019修改稿生效之后,申請人只有在收到單一性缺陷通知的某一分案申請結案前才能就該案提交再次分案申請。在實踐中,對于一些專利申請(例如涉及新藥產品的專利申請),其申請人可能希望對其重要專利家族盡可能長時間地保留提交新分案申請的機會。在2019修改稿生效之后,要長時間地保留提交新分案申請的機會將更困難。申請人可以嘗試通過提交存在潛在單一性問題的至少一個分案申請,以獲得單一性缺陷通知,并在拿到單一性缺陷通知的分案申請結案前采用相同的策略提交更多的帶有潛在單一性缺陷的子代分案申請來達到上述目的。


    此外,2019修改還明確了分案申請的申請人和發明人與所基于的申請應當具有對應關系。具體地,分案申請或再次分案申請的申請人,應當與提出該分案申請或再次分案申請時其所基于的申請的申請人相同,否則該分案申請或再次分案申請將不被接受。而分案申請或再次分案申請的發明人,則應當是提出該分案申請或再次分案申請時其所基于的申請的發明人或其中的部分成員。


    針對該修改,建議在提交分案申請時注意核查申請人和發明人的一致性,并且在分案申請和/或其所基于的申請會進行申請人變更或者申請人不同的情況下,應根據具體情況選擇提交分案的合適時機,以避免多次提交申請人變更。


    二、 引入延遲審查制度,優化優先審查制度


    相對于現行《審查指南》,2019修改稿的一個亮點是引入了延遲審查制度,為申請人制定其專利保護策略提供了更多的選擇。具體地,2019修改稿關于延遲審查的規定要點如下:


    1)可延遲審查的專利類型:發明專利和外觀設計專利。


    2)提出請求的時間:在發明專利提交實質審查請求,或提交外觀設計申請的同時提出。


    3)延遲期限:自延遲審查請求批準生效之日起1年、2年或3年。


    4)期限屆滿后的處理:相關申請將按順序待審。


    5)例外情況:必要時,專利局也可以在延遲期限未屆滿時終止延遲審查,啟動審查程序。


    延遲審查制度的引入將給予申請人請求推遲審查的機會,申請人將有更多的時間來考慮其申請的保護范圍、是否繼續維持該專利申請以及是否提交更多的分案申請等。在實踐中,申請人可以將請求延遲審查與分案策略相結合,以達到在盡可能長的時間范圍內保留提出新分案申請的機會以及嘗試不同的爭辯策略的目的。


    在提供延遲審查選項的同時,2019修改稿還根據現行《專利優先審查管理辦法》進一步調整了現行《審查指南》中關于專利優先審查的規定,明確可以提出優先審查請求的專利類型包括發明、實用新型和外觀設計,并且規定在同一申請人同日對同樣的發明創造既申請實用新型專利又申請發明專利的,對于其中的發明專利申請一般不予優先審查,以節省審查資源。


    三、完善了涉及圖形用戶界面的產品外觀設計的申請要求


    2019修改稿對現有《審查指南》中涉及圖形用戶界面(GUI)的產品外觀設計的相關規定進行了梳理,將與GUI的外觀設計相關的內容合并到新增加的第一部分第三章第4.4節,并增加了一些關于GUI外觀設計的具體申請要求,主要涉及以下三個方面:


    1)產品名稱:要求產品名稱應當表明相關GUI的主要用途和其所應用的產品,而不應籠統以“圖形用戶界面”名稱作為產品名稱。


    2)圖片要求:除了滿足現行《審查指南》第一部分第三章第4.2節關于外觀設計申請圖片的要求之外,涉及GUI的產品外觀設計的圖片還應滿足以下要求:對于設計要點僅在于GUI的,應當至少提交一幅包含該GUI的顯示屏幕面板的正投影視圖;若需要清楚顯示GUI在最終產品中的大小、位置和比例關系,需要提交GUI所涉及面的一副正投影最終產品視圖;GUI為動態圖案的,應至少提交一個狀態的GUI所涉面的正投影視圖作為主視圖,其余狀態可僅提交GUI關鍵幀的視圖作為變化狀態圖;對于操作投影設備的GUI,除GUI的視圖之外,還應提交至少一幅清楚顯示投影設備的視圖。


    3)簡要說明:應清楚說明GUI的用途,并與產品名稱中體現的用途相對應。若僅提交包含GUI的顯示屏幕面板的正投影視圖,應當窮舉該GUI顯示屏幕面板所應用的最終產品。必要時說明GUI在產品中的區域、人機交互以及變化過程等。


    上述修改明確了對涉及GUI的外觀設計專利的申請要求,進一步簡化了需要提交的視圖要求,并允許申請人通過在簡要說明中窮舉GUI顯示屏幕面板所應用的最終產品而擴展GUI的保護范圍。


    四、明確了與審查員舉行會晤的條件并放寬了對電話討論的限制


    為了提高審查員與申請人的溝通效率,2019修改稿明確了舉行會晤的條件,并放寬了現行《審查指南》對電話討論的限制。


    在舉行會晤方面,2019修改稿刪除了現行《審查指南》中關于啟動會晤的兩個條件,即不再要求申請人必須在第一次審查意見通知發出后,并且在答復審查意見的同時或之后提出會晤要求。在該修改生效以后,審查員和申請人可以在實質審查的任何階段發起會晤約請或要求。另外,還明確了舉行會晤的原則,即“有利于澄清問題、消除分歧、促進理解”,但同時列舉了審查員可拒絕會晤的情形:“通過書面方式、電話討論等,雙方意見已經表達充分、相關事實認定清楚的”。


    對于技術方案非常復雜的專利申請來說,與審查員會晤為申請人提供了現場演示或解釋其發明技術方案的機會。這一方面有利于審查員準確理解發明、將其與現有技術進行對比,另一方面也有利于申請人理解審查員對相關事實和法律問題的認定。此類申請的申請人可以考慮在實質審查的早期階段提出會晤請求,以加速審查進程。


    在電話討論方面,2019修改稿將電話討論與會晤并列,放寬了討論的內容,也不再僅限于“解決次要的且不會引起誤解的形式方面的缺陷所涉及的問題”,而“可以就發明和現有技術的理解、申請文件中存在的問題等”進行電話討論,這將有效提高審查的效率。2019修改稿還新增了視頻會議、電子郵件等其他的溝通方式,為申請人與審查員提供了更多的溝通渠道。


    但需要注意的是,對于在與審查員的會晤或者電話討論中同意的修改,申請人仍需要提交正式的書面文件,除非該修改屬審查員可依職權修改的范圍。


    五、不再以不符合專利法第25條為由絕對排斥涉及人類胚胎干細胞技術的申請


    2019修改稿不再將利用人類胚胎獲取干細胞的相關發明創造排除在可授權客體范圍之外,明確對“利用未經過體內發育的受精14天以內的人類胚胎分離或者獲取干細胞的”的相關發明創造,不能以“違反社會公德”為理由拒絕授予專利權。這意味著,在2019修改稿生效之后,與人類胚胎干細胞技術有關的專利申請將有可能獲得授權,這對于保護生物醫藥企業的干細胞技術具有重要意義。


    六、明確在創造性評述中,技術效果應當是本發明中所能達到的,引用的公知常識通常需要證據證明的情形


    2019修改稿明確,在評述創造性時,在根據發明與對比文件的區別特征所能達到的技術效果確定發明實際解決的技術問題時,該技術效果是“在要求保護的發明中”所能達到的技術效果,而不是該區別特征所能達到的任何其他技術效果。另外,修改稿還強調“對于功能上彼此相互支持、存在相互作用關系的技術特征,應整體上考慮所述技術特征和它們之間的關系在要求保護的發明中所達到的技術效果”。實際上,上述原則已經在實務中得到應用,例如在國家知識產權局專利復審委員會作出的第133119號復審決定中即應用了該原則(注:此案被評為2017年專利復審無效十大案件之一,所涉專利的名稱為“一種白芨營養面貼膜用乳液、面貼膜及其制備方法”,申請號為201310113848.0)。該修改將使審查員對該原則的適用更為統一。


    此外,2019修改稿還明確,審查意見中公知常識的認定通常需要證據予以證明,若申請人對審查員引用的公知常識提出異議,審查員應當首先能夠提供相應的證據予以證明或說明理由;而當審查員將權利要求中對技術問題的解決做出貢獻的技術特征認定為公知常識時,通常應當提供證據予以證明。該修改規范了在審查過程對公證常識的引用。


    七、要求無效請求人指明多個證據組合中最主要的結合方式


    2019修改稿明確,在無效請求中引用多篇證據結合對比的情況下,應當首先將最主要的結合方式進行比較,以便突出重點。在該修改生效以后,請求人仍可提出多組證據結合方式,但是需要將最主要的結合方式放在前面。在實務中,專利復審和無效審理部已經普遍在口審中要求請求人明確多組結合方式中最主要的結合方式并予以詳述。因此,該修改對將來專利無效實務的影響有限。但在今后的無效案件中,請求人需要在撰寫無效請求前仔細斟酌各種可能的證據結合方式,將成功率最高的結合方式放在最前面詳細闡述。


    除了以上介紹的可能影響專利申請實務的幾點修改之外,還對審查員檢索的程序進行了詳細的規定,并且還增加了申請轉讓程序中對轉讓文件或主體資格文件的要求。

    總而言之,相比于現行《審查指南》,2019修改稿為申請人提供了更多的選擇,允許申請人根據實際需要選擇申請優先審查或者申請延遲審查;降低了申請人與審查員舉行的會晤、電話討論的門檻;明確了對涉及GUI的外觀設計專利申請的申請要求;將可授權客體的范圍擴大到特定人類胚胎干細胞相關技術。

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